关于头孢西林商标争议案的法律思考
——谈注册商标的法律保护
作者：董世连
【内容摘要】2007年8月31日，最高人民法院开庭再审的“中国第一例商标行政纠纷案件”审结，作为该案件的胜诉方重庆正通药业有限公司（以下简称“正通公司”）为此付出了惨重的代价。
正通公司系重庆市知名兽药企业，因涉嫌商标侵权被推上法庭，由于被法院强制停产了近11个月，效益良好的正通药业公司因该商标案几乎陷于绝境。
本文首先对头孢西林商标争议案情进行简要介绍，进而对头孢西林商标争议案的法律性质、法律适用进行分析，然后以头孢西林商标争议案为线索从商标的合法注册、商标查询工具的使用、商标保护等方面对商标的使用提出相关建议，最后本文针对药品这种商品的特殊性论述了药品上三种标识的区别，以及药品商品名称和商标的法律保护。
【关键词】 头孢西林 头包西灵TOUBAOXILIN 商标抢注 商品名称
一、头孢西林商标争议案情介绍
2002年4月30日，正通公司向重庆市农业局提出了“注射用复方青霉素钾（I型）”的兽药产品申请，申请表中显示的商品名称为“头孢西林粉针”，制造商为正通公司，准产证号为渝兽药生证字第041号。在申请表所附的标签式样中，商品名称“头孢西林”使用了特殊字体和字号并处于标签中的显著位置。
2002年5月28日，重庆市农业局以重兽药审批字(2002)第533号审批证书批准正通公司生产销售通用名称为“注射用复方青霉素钾(I型)”、商品名称为“头孢西林粉针”的兽药产品，兽药产品批准文号为渝兽药字(2002)X041008，批准文号有效期至2005年5月28日。[1] “头孢西林”同时为未注册商标，并首先在产品上使用。当时，正通公司考虑到要把“头孢西林”申请商标，可是经查询后得知，“头孢西林”只能作为药品的通用名称使用，不能作为商标注册。权宜之后，正通公司为该产品单独申请了叫“安逸”的商标。
2002年7月27日正通公司与四川隆昌的华蜀公司（以下简称“华蜀公司”）签订总经销协议书，由正通公司授权华蜀公司在全国区域内销售“头孢西林”产品。该协议书主要内容有：一、正通公司将“头孢西林”粉针产品授权华蜀公司在全国区域内专销，正通公司不得销售该产品，华蜀公司不得生产该产品，否则视为违约；二、包装由华蜀公司设计，正通公司印制，包装上使用华蜀公司的“华蜀”商标，以华蜀公司合作开发、正通公司生产的形式印制、由正通公司组织生产产品；三、华蜀公司负责专销片区宣传策划，产品定价，承担销售费、宣传费、运输费等全部费用；四、华蜀公司预付正通公司包装费3万元；五、正通公司向华蜀公司提供产品的规格及价格：3克/支×120支/件，价格108元/件，华蜀公司销售累计3000件-5000件，价格106.80元；…… 七、出现产品质量问题由正通公司负责退货和承担损失，华蜀公司对外包装说明负责；八、华蜀公司要货须提前通知正通公司，一律先付款在正通公司提货；…… 十、协议期满或提前结束协议，正通公司继续生产销售该产品，取消华蜀公司的专销权，但不得继续使用“华蜀”商标；十一、正通公司在生产过程中和华蜀公司在专销过程中发生的税收及债权债务均由各自解决；…… 十三、若出现“头孢西林”被注册或其他知识产权问题，由华蜀公司负责，由正通公司负责重新申请更换商品名称。该协议签订后除对第五条中约定的价格进行了变动并实际履行外，双方均按约履行了该协议。
在双方合作期间生产的产品包装上，“头孢西林”四字被以特殊字体使用在显著位置，且字号明显大于其他文字。在该产品包装上标明：四川省隆昌华蜀动物药业有限公司开发，重庆正通动物药业有限公司制造。产品包装上使用了注册商标“华蜀”。产品介绍的首句为“本品是华蜀公司2002倾力奉献，……”等。该兽药外包装上还有“华蜀精心奉献 兽医首选”、“您放心的选择 华蜀兽药”等宣传词。
2004年1月7日，正通公司作为甲方，华蜀公司作为乙方签订了关于终止“头孢西林”等三个品种九个规格产品合作的《终止协议》，约定正通公司自2004年1月7日起不得再生产印有“华蜀”标识的原图案的以上品种，华蜀公司也不得生产加工印有正通公司生产及其批文标示等的以上产品。
在双方解除合作关系后，正通公司继续生产头孢西林粉针产品，在产品包装上“头孢西林”仍然被以特殊字体和字号使用在显著位置，产品上使用的注册商标为“安逸”。[2]
但是在双方合作期间，也就是华蜀公司在取得“头孢西林”总经销权后不久,于2002年9月12日，向商标局提出“头包西灵TOUBAOXILIN”商标的注册申请，该商标于2004年2月7日被核准注册，商标专用权人为华蜀公司，商标注册号为3304260，核定使用商品为第5类的兽医用制剂、兽医用药、兽医用生物制剂等，专用期限为2004年2月7日至2014年2月6日。[3]
2004年3月，华蜀公司以“商标侵权”为由，将正通公司告上法庭。华蜀公司认为：正通的产品，虽然用的是“安逸”商标，但在外包装上打出了“头孢西林TOUBAOXILIN”的名字，其读音和文字与自己的“头包西灵TOUBAOXILING”商标相似。华蜀为此索赔50万元损失。随后，受理该案的四川内江市中级法院不但查封了正通公司的产品，还禁止了正通公司对产品的生产和销售。
正通公司不服, 2004年4月1日正通公司向国家商标评审委员会（下称商评委）提出撤销“头包西灵TOUBAOXILIN”商标。经过一年审理，商评委裁定撤销华蜀公司“头包西灵TOUBAOXILIN”商标。该裁定认为：华蜀公司作为正通公司的产品经销商，未经正通公司授权，将与正通公司商标极为近似的争议商标以自己的名义注册，已构成《商标法》第十五条代理人未经授权注册被代理人商标的行为。
华蜀公司不服国家商评委的裁定，向北京市第一中级人民法院提出行政诉讼，一审维持了国家商评委裁定。
华蜀公司不服遂向北京市高级人民法院提出了上诉，北京市高级人民法院二审认为，商标法第十五条规定：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的不予注册并禁止使用。”该条款中的代理人即为商标代理人，即指接受商标注册申请人或者商标注册人的委托，在委托权限范围内，代理其委托人办理商标注册申请、请求查处侵权案件或者办理其他商标事宜的人。代表人即为商标代表人，即指代表本企业办理商标注册和从事其他商标事宜的人。以华蜀公司与正通公司基于《专销协议书》而形成的是生产销售合作关系为由，认定二者形成代理人与被代理人的关系是错误的。裁定商标评审委员会及一审判决关于华蜀公司申请“头包西灵TOUBAOXILIN”商标的行为违反商标法第十五条规定的认定错误，应予以纠正。
正通公司、国家工商行政管理总局商标评审委员不服北京市高级人民法院判决向最高人民法院申请再审。
最高法院认为：“头孢西林”商品名是正通公司通过行政审批而原始取得的特有药品名称（即未注册商标）。华蜀公司的销售、宣传等履约行为不能改变权利归属。因此，华蜀公司申请注册“头包西灵TOUBAOXILIN”商标属代理人抢注委托人商标的性质。
二、头孢西林商标争议案的法律性质分析
该案是一起代理商抢注供应商商标的典型案例，该案代理商不能将生产商所有药品名称的谐音作为商标注册后再回过头来诉生产商侵权。代理商抢注商标的现象并不鲜见，特别是国内企业在境外的代理商通常对该企业的市场经营情况比较了解，于是偷偷在境外抢注了该企业商标，然后回过头来和这家企业谈商标的出让或合作等。
从法律上讲，正通公司虽然在先取得“头孢西林”商品名称，但并未进行注册，根据我国法律未经注册的商标不受法律保护（驰名商标除外）。虽然商标“头包西灵TOUBAOXILIN”中的显著部分为文字“头包西灵”，与正通公司的商品名称“头孢西林”的文字组成和读音近似，且均为无含义词，两组文字近似，其申请的“头包西灵TOUBAOXILIN”的商标标识不违反《商标法》禁止性规定，但是华蜀公司的行为违反了诚实信用原则。华蜀公司作为经销商在明知“头孢西林”是正通公司合法拥有的商品名称，而且在使用过程中事实上起到了商标的作用，又向国家商标局申请注册最终的正式商标“头包西灵TOUBAOXILIN”，避开了曾被认定为不能注册的“头孢西林”，由此获得商标局的批准，从而取得最终给生产商以沉重打击的注册商标，笔者认为这恰恰属于《商标法》第四十一条规定的“以其他不正当手段取得注册商标” 的行为，商标局可以依据此条规定撤销该注册商标，其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。
三、头孢西林商标争议案的法律适用
2004年3月31日，正通公司以争议商标的注册违反了《商标法》第十条、第十一条第一款第(一)项，第十五条及第三十一条为由，向商标评审委员会提起撤销争议商标的申请。2005年3月4日，商标评审委员会针对正通公司提出的商标争议，依据商标法第十五条、第四十一条第二款和第四十三条的规定，作出商评字[2005]第289号裁定，将华蜀公司在第5类兽医用药等项目上注册的争议商标予以撤销。[4]
商标评审委员会裁定认为：华蜀公司将被代理人商标相同的标志擅自注册，违反了诚实信用原则，主观上存在不正当竞争的恶意，客观上易造成市场混淆的后果，并可能妨碍正通公司正当权利的行使，其行为依法应予禁止。作为正通公司的产品经销商，未经正通公司授权，将与正通公司商标极为近似的争议商标以自己的名义注册，已构成《商标法》第十五条代理人未经授权注册被代理人商标的行为。遂裁定：对华蜀公司注册的第3304260号“头包西灵TOUBAOXILIN”商标予以撤消。
之后本案一波三折，商标“头孢西林”商品名称是否经使用而具有商标标识的功能；正通公司与四川华蜀在合作期间是否形成代理人与被代理人的法律关系，无论在一审、二审还是再审阶段都成为争议的焦点。
本文作者认为，“头包西灵TOUBAOXILIN”作为商标注册，其文字本身并不违反《商标法》的禁止性规定，可以被核准注册，但分析其注册行为，代理商是明知“头孢西林”是正通公司的商品名称和商标的情况下，注册了“头包西灵TOUBAOXILIN”商标，是一种以不正当手段取得商标注册的行为，或者根据商标评审委员会的观点 “华蜀公司将被代理人商标相同的标志擅自注册，违反了诚实信用原则，主观上存在不正当竞争的恶意，客观上易造成市场混淆的后果，并可能妨碍正通公司正当权利的行使，其行为依法应予禁止。”华蜀公司注册商标这一行为应该从行为的不正当性去考虑，而不是其作为代理人的身份，换句话说即使华蜀公司不是正通公司的代理商，其无论通过什么方式构成主观上明知“头孢西林”是正通公司的商品名称和商标，客观上的行为均是违反诚实信用原则的行为，是以不正当手段取得商标的行为，这才是本案的实质。所以更确切的法律适用应该是《商标法》第四十一条第一款“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标，其他单位或个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标”和第31条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，而不是或不仅仅是第十五条。认清案件的本质，准确适用法律不仅能够维护当事人的合法权益，而且对于案件的及时了结具有很大的意义，否则会造成诉讼资源的极大浪费。
四、从头孢西林商标案谈商标注册申请和设计
1、合法申请商标注册
商标注册成功，并不意味着一定能得到法律的保护，合法注册的商标才能得到法律的保护。根据《商标法》第四十一条的规定，对于已经注册的商标如有违反相关规定的情况，任何个人或者单位均可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。
本案中华蜀公司以不正当手段申请注册了“头包西灵TOUBAOXILIN”商标，从2002年9月12日提出商标申请到2007年8月31日最高院的判决，长达5年的时间里，多次和正通公司对簿公堂，不仅自己没有从中渔利，反而身陷诉讼，承担相应法律责任，可谓“陪了夫人又折兵”。所以企业申请注册商标应尽量选择显著性较强的标识，通过正当方式合法注册商标，否则会极大浪费时间、钱财，甚至造成企业破产。
2、设计具有显著性的商标进行注册申请。
《商标法》第九条第一款规定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”任何申请注册的商标都应该具有显著性，一方面，避免与他人在先取得的合法权利相冲突；另一方面，防止商标被通用化。
商标被作为商品通用名的案例是不少的，例如“阿司匹林”最早是个商标，但在使用中发生了退化，被大家认为是一种商品的通用名称。我国80年代也出现过两个类似的案例，一个是“氟利昂”，一个是“吉普”，其实二者分别为氟制冷剂及越野车的商标，在使用中被认作商品通用名称。防止注册商标淡化为通用名，是制药企业在设计商标时，就应考虑的问题。药品商标审查实践中，经常遇到含有稍作改变的INN（国际非专利药名）词干或其中文翻译的商标，如：丽芬莫丁，其中，莫丁是INN词干"－MOTINE"中文翻译"－莫汀"的变异，这样的商标，易被普通消费者认作通用名，即使获得注册，淡化为药品通用名的可能性也较大。从防止注册商标淡化为通用名的角度来看，设计药品商标时，远离INN词干或其中文翻译，是十分必要的。
五、从头孢西林商标案看药品的通用名称、商品名称和商标的保护
因为药品对人的生命健康极其重要，为了避免同一品种或同一处方药品的标准及药品名称不一致，给患者乃至医生带来混淆，必须要有统一的药品名称，所以国家药典委员会制定了专门的药品命名原则，规定了一致的药品通用名称，这种通用名称一旦被国家卫生行政部门批准载入药品标准，即成为药品法定名称[6]。一般药品法定名称应该是唯一的[7]。
卫生部药政管理局《关于进一步加强药品标准及名称管理的通知》[卫药发（90）第39号]中规定：“药品生产企业对本企业生产的药品，可以根据实际需要，在法定的通用名称之外，另行拟定商品名，报卫生部药政管理局批准后，方可向工商行政管理部门申请将该商品名作为商标注册。”由此可见，国家卫生行政部门允许药品生产者拥有药品商品名，而生产者为了自身的利益，也总是极力突出商品名的标示，而淡化通用名称。
2001年12月1日施行的《中华人民共和国药品管理法》第四十一条规定：“除中药材、中药饮片外，药品必须使用注册商标；未经核准注册的，不得在市场销售。注册商标必须在药品包装和标签上注明”；同时第五十条又规定：“列入国家药品标准的药品名称为药品通用名称。已经作为药品通用名称的，该名称不得作为药品商标使用”。
根据以上有关规定，药品除了通用名称外，还有商品名称，同时还必须使用注册商标，因此，一种药品都至少拥有三个“名字”作为它的“标识”。提到药品名称一般也至少会有药品通用名称和药品商品名称之分。比如，新版康泰克的商品名称为“新康泰克”，注册商标为“康泰克”和“CONTAC”，药品通用名称为“复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊”。我们熟悉的胃动力药吗丁啉的商品名称和商标则都是吗丁啉，它的通用名称是多潘立酮。